Patenty na oprogramowanie – warto patentować?

Beata Marek Patenty IT, Prawo, Uncategorized Leave a Comment

O tym, że można patentować programy komputerowe w określonych przypadkach mogłeś przeczytać m.in. tutaj (pyt.5). O tym, że warto chronić oprogramowanie wiesz doskonale, gdyż przedstawia ono realną wartość rynkową. Czy patenty są dla Ciebie dobre?

Tak jak niedawno pisałam na blogu (odpowiadając na 7 nowych pytań czytelników) programy komputerowe to swego rodzaju twór hybrydalny w prawie. Otóż nie każdy program komputerowy podlega ochronie prawnoautorskiej i nie każdy będzie nadawał się do zgłoszenia go jako wynalazek. Może jednak tak się zdarzyć, że pewne elementy programu będą podlegały ochronie prawnoautorskiej, a pewne będą wynalazkiem, a jeszcze inne będą podlegały ochronie prawnej przewidzianej dla baz danych etc. Co do zasady programy komputerowe chronione są jak utwory literackie (o ile są oczywiście utworami w rozumieniu prawa autorskiego) i są wyłączone od możliwości ich patentowania. Od każdej zasady są jednak pewne wyjątki jak wskazuje na to praktyka (zwłaszcza amerykańskiego urzędu patentowego).

Prawo autorskie chroni utwór – sposób wyrażenia/ formę zewnętrzną zaś prawo patentowe chroni wynalazek – jego treść, idee. Tym samym patrząc na program komputerowy trzeba ocenić co może być objęte przedmiotem ochrony.

Konwencja o udzielaniu Patentów Europejskich (KPE/ Konwencja Monachijska) sporządzona w 1983r. w Monachium, a później wielokrotnie zmieniana w art. 52 pkt1 i 2 i 3 niezmiennie stanowi:

(1) Patenty europejskie udzielane są na wynalazki, które nadają się do przemysłowego stosowania, są nowe i posiadają poziom wynalazczy.

(2) Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności:
(a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
(b) wytworów o charakterze estetycznym;
(c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych;
(d) przedstawienia informacji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu i działalności, o których mowa
w tym przepisie jedynie wówczas, gdy europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą
takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Polski ustawodawca w art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.) ustanowił, że wynalazkami nie są:

Art. 28.
Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji.

Chciałabym zwrócić Twoją uwagę na fakt, że patent może być udzielony na rozwiązanie techniczne, które jest zawarte w programie komputerowym jako takim. Do dnia dzisiejszego nie ma jednoznacznej odpowiedzi cóż oznacza ten magiczny zwrot. Jest to jedna z furtek do patentowania oprogramowania. Niektóre jednak zagadnienia są bezsporne jak np. metoda wykorzystująca użycie algorytmu może posiadać zdolność patentową, pod warunkiem że jest ona wykorzystywana do rozwiązania problemu technicznego.

Mówiąc o udzielaniu patentów na oprogramowanie mam na myśli udzielenie patentu na wynalazek realizowany za pomocą komputera czyli wynalazek, którego dokonanie wymaga użycia komputera, sieci komputerowej lub innego urządzenia dającego się zaprogramować, wynalazek posiadający jedną lub więcej cech realizowanych w całości lub w części za pomocą programu komputerowego lub programów komputerowych.

Wynalazkiem tym jednak nie będzie takie rozwiązanie, którego wkład techniczny polega wyłącznie na wykorzystaniu komputera, sieci lub innego urządzenia dającego się zaprogramować. Odpowiednio, nie posiadają zdolności patentowej wynalazki obejmujące programy komputerowe, wyrażone jako kod źródłowy, kod obiektu, czy w jakiejkolwiek innej formie, które wdrażają metody prowadzenia działalności gospodarczej, metody matematyczne lub inne metody i które nie przynoszą żadnych efektów technicznych wykraczających poza normalne fizyczne interakcje pomiędzy programem a komputerem, siecią lub innym urządzeniem dającym się zaprogramować, w którym jest on stosowany.

patent

Przyglądając się podejściu Urzędów Rejestrowych różnych krajów trudno dostrzec jednoznaczną tendencję do marginalizacji udzielania patentów na oprogramowanie. Orzecznictwo jest po prostu niejednolite w tym zakresie choć są pewne kraje gdzie software patentes nie mają łatwego życia – np. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Widać także pewną tendencję do zmian w krajowych ustawodawstwach czego znakomitym przykładem jest pomysł niemieckiego parlamentu rozważającego ograniczenie udzielania patentów wyłącznie do programów zastępujących mechaniczne lub elektryczne komponenty. Z ciekawością będę śledzić losy tego pomysłu.

Krótko skomentuję także proponowane zmiany jakie mają dokonać się w prawie patentowym Nowej Zelandii. Otóż przyglądając się zmianom projektów widać, że nie będzie to rewolucja w podejściu do ograniczania prawa patentowego o jakiej trąbiono w wielu mediach (na szczęście nie we wszystkich). Proponowany przepis art. 10A Patent Bill można zestawić z art. 52 KPE, którego tłumaczenie przytoczyłam powyżej:

New clause 10A
In the item relating to new clause 10A (on page 1), replace that clause with:
10A Computer programs
(1) A computer program is not an invention and not a manner of
manufacture for the purposes of this Act.
(2) Subsection (1) prevents anything from being an invention or
a manner of manufacture for the purposes of this Act only to
the extent that a claim in a patent or an application relates to a
computer program as such.
(3) A claim in a patent or an application relates to a computer
program as such if the actual contribution made by the alleged
invention lies solely in it being a computer program.

Jak dostrzeżono już w 2005r. w Komisji Europejskiej prawo patentowe chroni innowacje w interesie społeczeństwa jako całości i patentów nie powinno się używać w sposób niezgodny z zasadami konkurencji. I to jest pole do rozmowy o ograniczaniu nadmiernego patentowania.

Na pytanie czy dane oprogramowanie nadaje się do opatentowania trzeba odpowiedzieć kilku etapowo. Osobiście zawsze zalecam taki schemat działania, ażeby wiedzieć czego spodziewać się na etapie fazy badania w danym Urzędzie Rejestrowym.

Kluczowym jest nie tylko ustalenie, że program wykorzystuje rozwiązanie techniczne – nowe, o poziomie wynalazczym i nadającym się do przemysłowego zastosowania, ale także udzielenie odpowiedzi na pytania: jaki jest cel opatentowania programu?, jak wygląda ocena rynków docelowych jego eksploatacji? czy jest to opłacalne? Bardzo ważnym zagadnieniem jest też dokonanie racjonalnej oceny ilości zgłoszeń oraz możliwych konsekwencji.

Zupełnie inaczej wygląda analiza zdolności patentowej programu komputerowego niż np. zdolności rejestrowej znaku towarowego. O ile w przypadku znaków towarowych istnieją bazy, które można przeszukiwać po zdefiniowanych kryteriach co pozwala skrócić czas usługi i w efekcie obniżyć koszty o tyle przeszukiwanie baz patentowych na oprogramowanie jest wysoce utrudnione. Nie oznacza to, że niemożliwe, ale jest dłuższe i kosztowniejsze.

Jestem z Tobą szczera i powiem Tobie, że nie zawsze opłacalne dla Ciebie będzie patentowanie rozwiązania, ale w niektórych przypadkach ten ruch może się okazać dla Ciebie niczym odkrycie złożów ropy.

Warto rozważać różne możliwości zabezpieczania interesów i gdy ma to sens patentować. I nie chodzi mi tutaj o absurdy firm, które nadmiernie patentują (co w świetle ochrony konkurencji jest już dyskutowane w Komisji Europejskiej).

Do zgłoszenia trzeba się precyzyjnie przygotować. Tak jak napisałam powyżej należy dokonać wstępnych kwalifikacji i analizy zdolności patentowej programu. Następnie wynalazek trzeba odpowiednio opisać. Uzyskanie samego patentu też nie jest procedurą szybką (czas oczekiwania na uzyskanie patentu to średnio 2-5 lat).

Autor grafiki promującej wpis: Mike | Creative Mints